Accept af cookies fra Chas. Hude

Vi benytter cookies til flere formål, bl.a. til at forbedre din brug og oplevelse af hjemmesiden.

 

Salg og markedsføring af aluminiumsfælge krænkede BMW’s design og varemærkerettigheder

25. juni 2015

Højesteret har i en principiel dom fra marts 2015 (H2015.17-2010) fastslået, at East Scandic A/S’ markedsføring og salg af aluminiumsfælge krænkede BMW’s design og varemærkerettigheder. Sagen, der ellers oprindeligt startede som en sag udelukkende om varemærke- og designkrænkelse, gav Højesteret lejlighed til at tage stilling til flere interessante problemstillinger vedrørende designforordningens anvendelse, som en dansk domstol ikke tidligere har taget stilling til.

Faktiske forhold
Det danske selskab East Scandic A/S (herefter East Scandic), og senere dettes datterselskab, Wheels2go ApS, havde markedsført og solgt fire typer aluminiumsfælge. De tre af fælgtyperne fremstod identiske med tre af BMW’s registrerede EF design for fælge, og den fjerde aluminiumsfælg fremstod identisk med en fælg, som BMW havde tysk designbeskyttelse for, og som BMW på grundlag af markedsføring i Danmark hævdede beskyttelse til i henhold til markedsføringslovens § 1. Markedsføringen af kopifælgene skete hovedsageligt via selskabernes hjemmesider, og BMW’s varemærker blev i vidt omfang anvendt i forbindelse hermed – både for kopifælgene og for andre fælge.

Sø- og Handelsrettens dom
Sø- og Handelsretten nåede som første instans frem til, at East Scandic A/S havde krænket BMW’s rettigheder efter varemærkeloven, varemærkeforordningen, designforordningen og markedsføringsloven. Sø- og Handelsretten nåede endvidere frem til, at BMW som følge af krænkelsen havde krav på vederlag og erstatning, ligesom East Scandic blev pålagt at destruere de krænkende fælge samt fremkomme med visse af BMW krævede oplysninger mv.

East Scandic A/S forsøgte under første instanssagen at medtage et synspunkt om ugyldiggørelse af BMW’s registrerede design gældende. Sø- og Handelsretten afviste imidlertid de pågældende påstande og anbringender, idet disse var fremkommet for sent.

Sagen ved Højesteret
East Scandic A/S ankede Sø- og Handelsrettens dom til Højesteret med påstand om frifindelse, og East Scandic A/S nedlagde yderligere påstand om ugyldiggørelse af BMW’s registrerede EF-design. East Scandics ugyldighedspåstande var baseret på manglende opfyldelse af kravene om nyhed og individuel karakter. East Scandic gjorde endvidere som nyt anbringende under Højesteretssagen gældende, at BMW ikke kunne påberåbe sig sine EF designregistreringer, idet designforordningens artikel 110 (den såkaldte reservedelsregel) omfattede fælge.

Højesterets mulighed for stillingtagen til East Scandics påstande og anbringender vedrørende ugyldighed
Da OHIM forud for hovedforhandlingen i Højesteretssagen havde taget stilling til gyldigheden af BMW’s tre designregistreringer for fælge (og i denne forbindelse havde erklæret de pågældende design for gyldige), nåede Højesteret frem til, at Højesteret var afskåret fra at tage stilling til gyldighedsspørgsmålet, hvorfor Højesteret lagde til grund, at BMW’s designregistreringer var gyldige. Det forhold, at spørgsmålet kun havde været genstand for første instans behandling ved OHIM grundet East Scandics manglende appel til OHIMs Board of Appeal kunne ikke ændre herpå, da der grundet East Scandics manglende appel var tale om en endelig stillingtagen til gyldighedsspørgsmålet i overensstemmelse med designforordningens artikel 86(5) – en bestemmelse, som heller ikke forud for nærværende sag har været anvendt i en dansk retssag.

Designforordningens artikel 110 (reservedelsreglen)
Designforordningens artikel 110 går kort sagt ud på, at man i en overgangsperiode undtager visse dele af sammensatte produkter fra EU designbeskyttelse, når de pågældende dele anvendes til reparationsformål. Bestemmelsens anvendelse medfører ikke, at et design er ugyldigt men blot, at det ikke kan påberåbes i den pågældende overgangsperiode.

Artikel 110 i designforordningen er af flere årsager speciel. For det første fandtes der ikke forud for Højesterets afgørelse i nærværende sag praksis om artikel 110 i dansk ret. For det andet er der er tale om en overgangsbestemmelse.  Bestemmelsen er desuden en undtagelse til udgangspunktet om designbeskyttelse for reservedele.

Hvis eksempelvis en bil i tilfælde af et uheld får smadret en forskærm, må den nye forskærm, der skal erstatte den gamle forskærm, nødvendigvis være udseendemæssigt identisk med den gamle forskærm for at kunne give bilen sit oprindelige udseende tilbage. Ved at designbeskytte sådanne 'must match' dele, bliver det umuligt for andre aktører på markedet at udbyde eksempelvis forskærme, der passer til en eksakt bil, da dette i givet fald ville stride imod designindehaverens ret. Med designforordningens artikel 110 søger man med andre ord at sikre, at der ikke kan opnås eneret til bestemte produkter, og formålet med bestemmelsen er således at hindre såkaldt produktmonopol.

Højesteret nåede frem til, at aluminiumsfælge ikke kan anses for omfattet af designforordningens artikel 110, og bestemmelsen således ikke var til hinder for BMW’s håndhævelse af de tre registrerede fælgdesign. Højesteret begrundede dette med, at det er karakteristisk for aluminiumsfælge, at de er fremstillet og anvendes for at give bilen et andet – typisk et smartere – udseende, til forskel fra en reservedel som f.eks. en forskærm, der nødvendigvis skal være designmæssigt identisk med den skærm, som den skal erstatte. Aluminiumsfælge bruges således sædvanligvis med det formål at udsmykke og opgradere bilens samlede udseende samtidig med, at fælge med forskelligt design kan bruges på samme bil, ligesom samme fælgdesign kan bruges på forskellige bilmodeller. Højesterets afgørelse er i henseende til designforordningens artikel 110 på linje med langt størstedelen af afgørelserne afsagt af domstole i de øvrige EU lande.

Krænkelse af BMW’s rettigheder
Højesteret stadfæstede Sø- og Handelsrettens dom, idet også Højesteret fandt, at East Scandic A/S’ fire typer aluminiumsfælge indebar en krænkelse af BMW’s designrettigheder og BMW’s rettigheder efter markedsføringslovens § 1.

Desuden havde East Scandic A/S krænket BMW’s varemærkerettigheder ved at bruge BMW’s varemærker i forbindelse med markedsføringen af aluminiumsfælge (både kopifælge og andre fælge), på en måde, som måtte give kunden det indtryk, at der var tale om BMW aluminiumsfælge. East Scandics varemærkebrug kunne ikke karakteriseres som retmæssig henvisningsbrug.