Tilbage

EU’s General Court (Retten) har i en nylig afgørelse igen præciseret et centralt, men ofte vanskeligt spørgsmål i varemærkeretten; hvordan skal man forholde sig til tidligere varemærker med svagt særpræg i forvekslingsvurderingen uden reelt at tilsidesætte deres gyldighed?

Sagen vedrørte et EU-varemærke bestående af formen af en ost og giver anledning til vigtige overvejelser for både ansøgere og indehavere af ældre, form- eller figurmærker med begrænset særpræg.

En tysk virksomhed havde opnået registrering af et 3D-varemærke i EU bestående af formen af en ost for mejeriprodukter. Registreringen blev mødt af indsigelse fra en konkurrerende aktør, som støttede sig på et tidligere nationalt varemærke – et cirkulært figurmærke anvendt specifikt for ost.

EUIPO’s indsigelsesafdeling gav delvist indsigeren medhold, hvorefter sagen blev imidlertid omgjort af EUIPO’s ankeinstans (BoA) som fandt, at det ældre mærke havde et så svagt særpræg at det derfor kun nød en meget snæver beskyttelse. På den baggrund blev der ikke anset for at foreligge risiko for forveksling.

Indsigeren indbragte herefter sagen for Retten.

Rettens hovedpointer

I sin nylige afgørelse vendte Retten så sagen på hovedet, annullerede BoA’s afgørelse og sendte samtidigt et klart signal om grænserne for, hvordan svagt særpræg kan inddrages i en forvekslelighedsvurdering.

Retten nåede frem til følgende interessante pointer:

1. Et registreret varemærke har altid et minimum af særpræg

Retten understreger, at et gyldigt registreret varemærke – såvel et nationalt som et EU-varemærke - per definition har et minimum af særpræg. Hvis dette ikke var tilfældet, burde mærket aldrig have været registreret.

Det betyder, at EUIPO i en indsigelsessag ikke kan reducere særpræget i en sådan grad, at mærket i praksis fratages enhver beskyttelsesvirkning.

2. Svagt særpræg ≠ ingen beskyttelse

Retten anerkender fuldt ud, at et varemærke kan have svagt særpræg, og at dette påvirker vurderingen af risikoen for forveksling. Men domstolen gør det samtidigt også klart, at konklusionen om, at et registreret EU-varemærke har et svagt særpræg ikke anvendes som et redskab til indirekte at erklære mærket ugyldigt.

I den konkrete sag fandt Retten, at BoA havde beskrevet de centrale elementer i det ældre mærke som rent beskrivende og almindelige – samtidig med, at man formelt anerkendte mærkets gyldighed. Denne tilgang blev anset for inkonsistent og juridisk uholdbar.

3. Kompetencegrænsen skal respekteres

Et helt centralt element i afgørelsen er den institutionelle kompetencefordeling:

• - EUIPO og EU-domstolene kan ikke tage stilling til gyldigheden af nationale varemærker.
• - Hvis et nationalt varemærke reelt mangler særpræg, må dette angribes ved en national ugyldighedssag – ikke indirekte i en EU-indsigelsessag.

Når beskyttelsesomfanget reduceres så kraftigt, at mærket reelt ikke beskytter noget som helst, overskrides denne grænse.

Kommentar

Afgørelsen er interessant for såvel IP-professionelle som rettighedshavere, idet den både italesætter teoretiske og nørdede problemstillinger, men samtidigt også er af praktisk betydning, både for ansøgere af nye varemærkerettigheder og etablerede indehavere.

Afgørelsen er særligt relevant i sager, hvor:

• - det ældre mærke har svagt eller iboende begrænset særpræg
• - der er tale om form-, figurmærker eller enkle geometriske former
• - modparten forsøger at “neutralisere” det ældre mærke gennem særprægsvurderingen

For indehavere af ældre mærker styrker afgørelsen retsstillingen. Selv et svagt særpræget mærke har krav på reel beskyttelse og kan ikke reduceres til et tomt hylster i forvekslingsanalysen.

For ansøgere, kan man særligt tage til sig, at man ikke uden videre læne sig op ad, at et ældre mærke er “for svagt” til at stå i vejen. Hvis man vil angribe særpræget fundamentalt, kræver det en formel ugyldighedsprocedure. Og i en sag som denne, ville det altså indebære at angribe det nationale mærke, på dets hjemmebane.

Retten fortsætter med afgørelsen her den linje, der tidligere er blevet trukket i Formula One Licensing vs. OHIM. Sondringen mellem svagt særpræg og manglende særpræg er ikke blot teoretisk – den har klare processuelle og materielle konsekvenser.

For professionelle rådgivere er afgørelsen en nyttig påmindelse om, at særprægsvurderingen i indsigelsessager har klare grænser – og at disse grænser håndhæves konsekvent af EU-domstolene, om end det ikke endnu er fuldstændigt smittet af på EUIPO’s sagsbehandling.

 

Kontakt os

Har I spørgsmål til hvilken betydning afgørelsen har for jer, eller har I blot brug for konkret rådgivning i forhold til jeres varemærke, står vi klar til at hjælpe. 

Alexander Gantzler Døssing har indgående kendskab til og indblik i EU-varemærkeretten, herunder indsigelses- og ugyldighedssager, særprægsvurderinger mm. 

Kontakt Alexander eller en af vores øvrige varemærkerådgivere, hvis I har brug for hjælp eller sparring.